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专利申请过程中的权利配置
[摘要]专利申请书中权利请求项部分的撰写，是整个专利申请过程的核心。对于专利工程师而言，不但需要考虑采取什么样的申请策略以使技术获得最充分的保护，而且还要留意平衡各参与人之间的贡献和收益。结合美国专利法的部分条文进行研究，可以得出一些权利配置方面的启示。 [关键词]专利申请；权利配置；权利请求项专利制度之道，在于藉由技术揭露而提升整体产业水平；专利制度之术，则在于行使专利的排他权。专利申请的目的，在于累积贸易上的攻防武器及筹码，同时，亦可作为市场对特定公司研发能量的一种客观评价指标。在专利申请的同时，还有可能涵盖不同类型知识产权之间的交互运用，例如实用新型、商标、著作权与贸易秘密等。怎样才能达到最佳的保护效果，是专利申请前后需要考虑的题目。
发明人在创作或发明完成时所进行的专利申请，可以依循一般专利制度下的申请规则，以专利排他权效力所及的范围，思考制造国、市场国、进口国或是竞争对手国等来作为申请国的考虑，或是在申请被驳回时运用最适合专利申请的制度来据理力争。除此之外，专利申请时的考虑因素，仍有一些法律规范之外的情况值得探讨。
一、专利保护与贸易秘密保护的权衡
申请专利时，发明人与代理人会碰到的第一个题目是该揭露(Disclosure)到何种程度才够。尤其在专利说明书的撰写上，一方面担心技术揭露了，却无法取得专利权，例如一件发明专利申请案，自申请之日起一段期间内未撤回申请者，则自动进进公然(Publication)的程序；另一方面担心，技术一旦揭露了，所取得的专利权利保护范围不够完整，或者由于各种因素隐躲着权利不确定的风险，例如权利请求项(aaim)的构成要件(Element)与限制条件(Limitation)之间的组成，或者权利请求项所使用的语法等，将直接对专利要件之满足与取得专利权后的权利范围解读(Claim interpretation)上，具有直接影响的关系。
专利法上之充分揭露(Adequate disclosure)系作为权利请求项之支持(Support)，未能满足充分揭露的要求，可能会导致驳回申请的后果。但反言之，做过多的技术揭露而未纳进权利请求项中进行保护，也会被视为是贡献给社会大众(Dedicated to thePublic)，或者，申请案可能满足了技术揭露的要求，也满足了其它形式要件的要求后，还是有可能被审定为欠缺非显而易知性(Non—obviousness)而遭受驳回，产生至终都无法取得专利权的情况。
关于技术揭露程度之拿捏，笔者以为除了要满足法定揭露要件之外，另一个能够不揭露却能受保护的情况，也许正是适用贸易秘密法(Trade secrete)来保护，若是，则该技术内容也许得从贸易秘密法的角度来思考其要件满足与否的题目。在判定以专利或以贸易秘密作为请求标的之分野上，或许申请人能从回避设计(Design around)与逆向工程(Reverseengineering)的角度来判定要不要作申请专利而为技术揭露的标准。也就是说，假如依据一般同业技术水准，竞争对手能公道地反推实质发明技术内容者，也许是申请专利作为防范他人窃取研发成果之方法系为合宜，反之，假如客观上不能回避设计亦无法由逆向工程了解技术内容或设计理念者，则似乎应以贸易秘密保护为妥，例如是大部分不可逆的化学工程所产生之配方。再者，要如何减少遭受官方以不具任何专利要件而核驳的题目，则有待代理人很确切地进行前案与先前技术检索(Prior art search)，此举似乎能减低申请案之权利请求范围与先前技术重叠的新奇性(Novelty)题目；而非显而易知性之争执题目，则很无奈地将回回到发明之技术内容的本质，究竟，在代理人没有任何疏忽的情况下，优质的技术内容是优质专利权的源头，即使代理人非常善尽职责，但不过乎也仅能在不干涉先前技术或公众领域(Public domain)的情况下作最大范围的调整，似无法为客户端创造优质技术，且此项工作也不是专利代理人之职能所在。
二、发明人与权利请求项的几点考虑
在发明人与权利请求的互动关系上，有些值得留意的地方。例如消极面上，发明人之不实陈述可能会影响日后行使权利的题目，而积极面上，发明人的详实记载是专利授权后所得的使用费，作为发明人奖励金分配之依据。
1，同一法人之共同研发
举个公司内部的例子而言，某件申请案包含了一种特定装置与一种特定方法，且该特定装置系由甲君所负责研发，而该特定方法则由乙君所负责，于申请时，假如本案之两发明得适用一发明一申请原则，实务上会将该发明之装置技术与方法技术揭露在同一份说明书之上，顺理成章地，也会将所揭露之技术内容作为权利之请求范围，这是并案申请的情况。反言之，假如申请后官方意见以为不符合一发明一申请原则，申请人似乎只能申请分割案(Divi—sional application)来遵循限制之要求(Requirementfor restriction)，但一旦将这两个请求标的作分割，自然地，在发明人的记载上，分割后之装置申请案应详实填具甲君，而方法申请案则填具乙君，如此才能满足真实发明人陈述的要求。
2，复数法人之共同研发
另外，亦有可能发生委外设计或跨公司之间共同研发的情况，假设甲公司负责该产品有关电子电路的控制方法(Method)，乙公司则负责该产品结构上的机构设计(Apparatus)，两方公司事前协议于技术开发完成之后，由双方共同取得专利权，但是申请时被审定不符合一发明一申请的原则，势必就得将该控制方法与机构设计申请分割后，再各自单独申请。在此可能有两个阶段可以作为发明人记载的参考考虑，其一，假设该控制方法与该机构设计并不是同一段时间内所共同完成的，而是甲公司先完成电子电路的控制方法，而后乙公司依据甲公司已完成的部分再进行结构上的机构设计，此种情况似乎以个别记载发明人为妥，例如甲公司的电子电路的控制方法申请案上系记载甲公司之研发职员，而乙公司之结构设计申请案则记载乙公司之发明人为妥；其二，假设该控制方法与该结构上的机构设计是在同一段时间内所共同完成的，两者有相辅相成的关系，双方依据各自的设计需求而完成整体技术内容，双方有具体的共同研发过程，此种情况若遇分割时，则电子电路的控制方法申请案与机构设计申请案两案在记载发明人时，应同时记载双方公司之研发职员(Co—inventors)为妥。
3，权利项群组的配置
另外，关于权利请求项群组的配属，也是一个相当耐人寻味的情况。按一般撰写原则的要求，一个权利请求项群组代表着一独立项(Independentclaim)及依附该独立项之附属项(dependentclaim)，特定群组的附属项亦不会依附别的群组上。假如我们以图形来想象时，一个群组的外形应该是倒三角形，亦谓，若群组之第一项为独立项，且请求之权利范围为群组中之最广者，则该群组之最后一项应为附属项，且请求之权利范围应窄于第一项之独立项。再假设，若某一案共有三个群组，包含了三个独立项与十七个附属项，一般的情况是，会将较广的群组配属于第一个群组，且将最窄的群组配属于最后一个，官方将依据顺序逐项进行审查。虽此为常见的情况，但曾见个案上亦有奇想地将其颠倒，也就是把最窄的群组放置于第一个群组，将最广的群组放置于最后一个群组。如此配置关系，可能会对浏览该专利说明书的人或者是进行审查的审查委员造成某种程度的假象效果。例如在评估有无侵权疑虑的时候，假如只看完请求项中的第一个群组，甚至是第一项独立项就判定有无侵权的话，此举是风险很高的；又或，在审查时，若仅凭第一个群组就予以审定，则即使申请人日后取得专利权，其专利权也真的只能推定为有效且具执行力，实质上有几分作用则为问号。因此，即使阅读权利请求项而不解读，也应该自始至终为妥；忽略完整的请求范围将对专利解读的人不利，轻易地核准审定也未必对申请人有利。 三、团体间关系企业的专利布局
在多国分工已经成为趋势的情况下，同一团体之间的关系企业，或许会面临有关专利权治理的题目，因应不同需求而有着不同的情况。例如，共同申请而同时取得专利权，或者其一申请后，将来再为授权给关系企业的考虑，甚者直接交付信托。
1，取得专利权作为将来诉讼之预防
假设公司内部已经将研发中心分立出来成为一独立的法人，并且将制造单位也独立成一生产基地之法人，在研发中心不断投资的情况下，势必会有很多专利权产生，假如所产生的专利权仅为该研发中心所拥有，亦不对关系企业或生产基地加以授权，则令人稍觉可惜，由于专利权是一种攻防武器，也是筹码。非常简单的一个道理是，以站在原告(Plaintiff)的态度而言，假如要指控他人专利侵权(Infringe—ment)，应该会先评估被控侵权方(Defendant)反诉的力道，假设被控侵权方仅有几件专利权，或甚至是毫无专利权的情况下，不论后续原告胜诉与否，一开始的诉讼评估也许就已经毫无后顾之忧地启动诉讼机制。因此，被控侵权人若无任何专利权或仅为少量专利权，这种情况是对被控侵权方不利的，反言之，假如只要一个专属授权(Exclusive licensing)的登记，或者专利开始申请的时候，就以共同申请人(Co—appdicant)的地位让关系企业也取得专利权，似乎可以间接地减少被控侵权的机会，由于原告必须考虑立即承担被告反诉(Counterclaim)的风险。
2，技术转让与发明人激励
亦如前段所述，目前有越来越多的型态是朝向专业分工，同一事业团体下，研发中心与制造基地分离，而成为不同的法人，也许在同一国境内，也许跨国。基于这种型态，也许基于公司鼓励研发的政策，而多加思考技术转让与发明人奖励之间的题目。很多公司已建立其激励发明人的治理程序或相关作业办法，一般分成三个阶段作为奖励的依据，分别为创意提案时、专利领证时与授权实施(Licensing)时，而下段主要在说明，当研发中心进行技术转让给生产基地进行量产时，可能需要考虑的地方，例如技术转让的程序履行与发明人的专利授权奖励配套措施。
3，技术转让与使用费收进
关系企业之间的技术转让，或许在规范上较为不严谨，可能包含：需求方提出技术转让请求之程序，例如定义技术需求范围、设定技术转让期间、定义技术功效、指派技术转让学员与拟定技术转让合同时，将上述需求明订于合同之中；又可能包含供给方提出技术转让程序之规划，例如编辑技术转让手册、技术转让时间规划、指派技术转让负责人或团队、概估技术转让用度、关联专利权调查与教育练习在人、事、时、地、物上的规划；再者为技术转让合同之签订，例如双方确认整体合同金额、技术范畴、职员安排、时程规划、练习课程、技术手册转让、专利授权登记、保密约定、旅费、住宿、保险、税务等支出明细的呈现，以及相关后续的技术转让执行与结案。在此需要关注的地方是，假如这项技术有牵涉专利权，且技术转让时有包含专利授权的使用费收进，而在发明人奖励上，也许可以将授权金的收进部分作为发明人奖励，也许也是营造激励研发政策落实的环境。
4，共有关系不对权利主张产生稀释
前述有关专利权共有的想法，可能发生在同一事业团体的关系企业，或是实质上不同、亦无从属关系的两个法人之间，而以下提出讨论的议题在于专利估价后的无形资产之计算，可能会有在不同情况下账面价值被累积放大的题目。按法理，在专利权共有的情况下，任何一位专利权人皆能自行主张专利排他权而不需经另一方之允诺，对于同一专利权之多数专利权人而言，该专利权皆为百分之百可独立行使，并不会产生稀释的效果，因此，从权利的主张而言，同一专利权之单一专利权人与同一专利权之多数专利权人并无不同，除非契约另有约定，否则基于同一专利权底下之多数专利权人，皆享有对等之权利，例如某件专利之权利请求项数为三十项，且有十个专利权人为共有关系，基此，该十位专利权人皆得主张该专利权之三十项权利请求项。
专利权之申请先行于专利权之行使，专利权有效行使的基础是没有破绽的专利申请。因此，谨慎地进行专利申请，为整体专利竞争策略之第一步，申请人应该很清楚自己所需之处，并且按照自己的需求规划专利申请的情况，当然这其中遵循法规是必然的，总之，专利的申请会直接呈现申请人的思考角度或是公司对专利的政策，在合乎法规的要求下，并无对错优劣之分，终极只是申请人应当了解自己本身的需求之后，再作相关申请搭配，如此才能与公司政策一致化。例如，需要短期内取得一定专利数目的公司，也许可以考虑不要并案申请，甚至同一技术内容而有不同实施情况者，亦将其拆案个别申请，或者考虑大量的新型专利申请；再如，有意鼓励研发、创造受激励的发明人环境之公司者，则应将同时考虑专利申请与发明人奖励措施的搭配，例如将来的技术转让所伴随而来的专利授权，相关授权金收进要如何分配给发明人的题目；又如，需要节省专利支出本钱的公司，也许可以考虑不委任专利代理人，全由内部专利工程师操盘，仍不失为可行之道。
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